◇ 권리소진 원칙이란?

영 어로 ‘Doctrine of exhaustion of rights’ 또는 ‘First sale doctrine’으로 쓰며 지식재산권 소유자가 제품을 판매하거나 기술을 양도했을 때 그 제품이나 기술의 권리를 다시 주장할 수 없도록 하는 원칙이다. 상품이나 기술이 지재권 소유자의 손을 벗어나 합법적으로 제3자에게 이전될 경우 원 지재권 소유자는 자기 권리를 ‘소진’했고, 제3자에게 배포권을 허락한 것으로 간주한다는 것이다.

예를 들어 책을 구매한 뒤 더 저렴한 가격으로 다른 사람에게 되팔았을 경우 작가가 재판매 행위를 방해하거나 침해라고 주장할 수 없다.

◇ 어떤 사례가 있나?

한 국 기업이 컴퓨터 데이터를 메모리로 전송 및 관리하는 방법에 관한 특허를 인텔과 라이선스 계약했다. 계약서에는 인텔이 한국 기업의 특허를 이용해 마이크로프로세서와 칩셋을 만들고 판매하는 것을 허락하지만 마스터 계약서에는 인텔 제품을 이용해 컴퓨터 완제품을 만들어 파는 업체에는 이 라이선스의 효력이 미치지 않는다는 조항이 포함돼 있었다. 그런데 대만의 전자회사 콴타가 한국 기업의 특허를 사용한 인텔과 다른 업체의 제품을 조합해 컴퓨터를 만들자 한국 기업은 즉각 콴타를 상대로 특허침해 소송을 제기했고 콴타는 “권리소진 원칙이 적용된다”며 맞섰다.

이후 미국 지방법원에서는 콴타가 승소했고 상소법원에서는 한국 기업이 승소했으나 연방 대법원은 특허소진 원칙이 적용된다고 판단해 최종적으로 콴타의 손을 들어줬다. 방법특허에도 특허소진 원칙에 적용될 수 있다고 봤기 때문이다.

◇ 마땅한 대응책은?

한 국 기업들이 미국 지재권이 포함된 제품을 미국에서 재가공하거나 재판매할 경우 제한조항을 자세히 점검해야 한다. 제한요건이 존재한다면 권리소진 원칙을 적용하지 않으므로 제한을 어기지 않아야 하는데 그렇지 않을 경우 특허침해 간주될 수 있기 때문이다.

또 한 한국 기업이 미국 지재권이 포함된 제품을 미국에서 판매할 경우 제품 포장과 라벨 등에 ‘재가공, 재판매 제한’을 명시해야만 제3자 침해로부터 보호받을 수 있다. 예를 들어 미국에 진출한 한국 기업이 미국에서 출원, 등록한 제품을 현지에서 판매하면서 ‘일회용 사용 제한’ 같은 요건을 부여하고자 한다면 이 내용을 제품 포장과 라벨 등에 명시해야지 그렇지 않으면 제3차 특허침해로부터 보호받기 어렵다는 것이다.

만약 한국 기업이 해외에서 먼저 판매된 미국 지재권이 포함된 제품을 구매해 미국에 수출하거나 판매할 경우 구매 계약서나 구매 승인을 받아야 권리소진 원칙에 따라 보호받을 수 있다.